【弁言小序】

      創(chuàng )造性是一項發(fā)明能夠授予專(zhuān)利權的最為重要的實(shí)質(zhì)性條件之一?！秾?zhuān)利審查指南》規定通常采用“三步法”判斷發(fā)明是否具備創(chuàng )造性。在實(shí)踐中，審查員采用“三步法”判斷發(fā)明的創(chuàng )造性時(shí)，通常將重點(diǎn)放在第三個(gè)步驟，即技術(shù)啟示的判斷上，而往往忽視第一個(gè)步驟中對于最接近的現有技術(shù)的選取。特別在一些特殊情況下，某些現有技術(shù)根本無(wú)法作為發(fā)明的改進(jìn)起點(diǎn)，應該避免選取這些現有技術(shù)作為最接近現有技術(shù)。本文通過(guò)一個(gè)具體案例，闡述應當如何把握最接近現有技術(shù)的選取。

【理念闡述】

      創(chuàng )造性判斷在專(zhuān)利授權和確權審查中占據重要地位，判斷一項發(fā)明是否具備創(chuàng )造性不僅是專(zhuān)利審查的重點(diǎn)，也是專(zhuān)利申請人、專(zhuān)利權人、法院以及社會(huì )公眾關(guān)心和關(guān)注的問(wèn)題。創(chuàng )造性審查就是要判斷發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著(zhù)的進(jìn)步。我國創(chuàng )造性判斷所采用的“三步法”審查方式以最接近的現有技術(shù)為基礎，因此最接近的現有技術(shù)的選取對于創(chuàng )造性的判斷具有重要的意義。

     在“三步法”判斷創(chuàng )造性的第一個(gè)步驟中，《專(zhuān)利審查指南》第二部分第四章中規定，最接近的現有技術(shù)是指現有技術(shù)中與要求保護的發(fā)明最密切相關(guān)的一個(gè)技術(shù)方案，例如，與要求保護的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域相同，所要解決的技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)效果或者用途最接近和/或公開(kāi)了發(fā)明的技術(shù)特征最多的現有技術(shù)，或者雖然與要求保護的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域不同，但能夠實(shí)現發(fā)明的功能，并且公開(kāi)發(fā)明的技術(shù)特征最多的現有技術(shù)。在確定最接近的現有技術(shù)時(shí)，應首先考慮技術(shù)領(lǐng)域相同或相近的現有技術(shù)。

     《專(zhuān)利審查指南》規定最接近的現有技術(shù)的選取，應當從技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)效果、功能用途以及技術(shù)特征數量等多角度進(jìn)行綜合整體判斷。對最接近的現有技術(shù)的整體判斷，在將一項發(fā)明與現有技術(shù)進(jìn)行比對時(shí)，除了考慮兩者相同/相應的內容，還應該考慮該現有技術(shù)與該發(fā)明“非對應的內容”，如果本領(lǐng)域技術(shù)人員試圖改造該現有技術(shù)以獲得該發(fā)明技術(shù)方案時(shí)，這些“非對應的內容”會(huì )使得該現有技術(shù)已無(wú)法解決其本身所要解決的技術(shù)問(wèn)題并獲得相應的技術(shù)效果，這樣的改造使得該現有技術(shù)完全背離其原來(lái)的技術(shù)實(shí)質(zhì)，那么本領(lǐng)域技術(shù)人員就不存在對該現有技術(shù)進(jìn)行這樣改進(jìn)的動(dòng)機，則該現有技術(shù)并不適合作為最接近的現有技術(shù)。

      在歐洲采用“問(wèn)題-解決法”判斷發(fā)明的創(chuàng )造性，具體步驟與我國的“三步法”類(lèi)似，其中第一步同樣也是確定最接近的現有技術(shù)，第三步以Could-Would法進(jìn)行技術(shù)啟示的判斷，技術(shù)啟示判斷的關(guān)鍵不在于本領(lǐng)域技術(shù)人員是否可能通過(guò)調整或修改最接近的現有技術(shù)來(lái)得到本發(fā)明，而是在于他是否會(huì )在現有技術(shù)的促使下有動(dòng)機改進(jìn)最接近的現有技術(shù)從而得到本發(fā)明。

      歐洲采用“問(wèn)題-解決法”評判創(chuàng )造性時(shí)，對最接近的現有技術(shù)的選取通?？梢钥紤]兩方面的因素。首先，從本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度判斷現有技術(shù)是否存在朝著(zhù)本發(fā)明方向進(jìn)行改進(jìn)的可能性；更關(guān)鍵在于本領(lǐng)域技術(shù)人員是否存在對現有技術(shù)朝著(zhù)本發(fā)明方向進(jìn)行改進(jìn)的動(dòng)機。通?，F有技術(shù)與發(fā)明所要解決的技術(shù)問(wèn)題相同或相似是確定某一現有技術(shù)是否適合作為最接近現有技術(shù)的重要考慮因素，若該現有技術(shù)根本不涉及發(fā)明所要解決的技術(shù)問(wèn)題，且為解決不同的技術(shù)問(wèn)題兩者采用了不同、甚至相悖的技術(shù)構思，即使現有技術(shù)存在朝著(zhù)該發(fā)明方向進(jìn)行改進(jìn)的可能性，那么也不存在本領(lǐng)域技術(shù)人員對該現有技術(shù)朝著(zhù)該發(fā)明方向進(jìn)行改進(jìn)的動(dòng)機，本領(lǐng)域技術(shù)人員通常不會(huì )關(guān)注這樣的現有技術(shù)，更不會(huì )考慮將其作為改進(jìn)起點(diǎn)以獲得該發(fā)明的技術(shù)方案。

【案例演繹】

      一起復審請求涉及發(fā)明名稱(chēng)為“一種基于條碼數據的功能邏輯跳轉方法、客戶(hù)端及系統”（專(zhuān)利申請號：201410422578.6）的發(fā)明專(zhuān)利申請，背景技術(shù)中描述在二維碼中存儲一個(gè)URL，通過(guò)掃碼跳轉到對應的網(wǎng)頁(yè)，因此上述二維碼應用跳轉功能單一，限制了二維碼的應用場(chǎng)景和使用范圍。該申請所要解決的技術(shù)問(wèn)題是增強條碼的跳轉能力從而擴寬條碼的應用場(chǎng)景和使用范圍，為了解決上述技術(shù)問(wèn)題，該申請在服務(wù)器中存儲有客戶(hù)端條碼數據對應的功能邏輯信息，在用戶(hù)掃碼后將服務(wù)器端的功能邏輯信息返回給客戶(hù)端執行相應邏輯處理。

      對比文件1中公開(kāi)了一種執行二維碼動(dòng)作指令的方法，其所要解決的技術(shù)問(wèn)題是在移動(dòng)終端如何快速便捷的執行動(dòng)作指令，為了解決該問(wèn)題，在二維碼中存儲有直接調用應用程序編程接口A(yíng)PI的動(dòng)作指令，移動(dòng)終端只需要掃描一次二維碼就可調用其中動(dòng)作指令對應的API以執行動(dòng)作指令從而實(shí)現移動(dòng)終端的相應功能。此外，在對比文件1中明確記載：該方法通過(guò)只掃描一次二維碼，可調用其中動(dòng)作指令對應的API以執行動(dòng)作指令，實(shí)現移動(dòng)終端的相應功能，而不需要與后臺服務(wù)器進(jìn)行交互認證，只在移動(dòng)終端單側實(shí)現執行動(dòng)作指令，也不需要下載安裝相應的程序才能實(shí)現，從而減少用戶(hù)操作時(shí)間，減少用戶(hù)使用移動(dòng)終端功能的成本?？梢?jiàn)，對比文件1公開(kāi)的內容除了包括通過(guò)掃碼執行動(dòng)作指令外，還包括與本申請不相對應的“非對應的內容”，即與不需要與后臺服務(wù)器交互的有關(guān)內容。

      該案的爭議焦點(diǎn)在于，該申請在執行二維碼指令時(shí)，通過(guò)客戶(hù)端和服務(wù)器的數據交互從而提高數據處理能力，而對比文件1中僅在移動(dòng)終端處理數據以保證移動(dòng)終端的快速響應速度。那么對比文件1是否存在朝著(zhù)該申請方向進(jìn)行改進(jìn)的動(dòng)機，能否作為該申請改進(jìn)的起點(diǎn)，是否適合作為最接近現有技術(shù)呢？

      合議組認為，根據對比文件1所記載的內容以及整體考量現有技術(shù)，特別對比文件1與本申請“非對應的內容”可以確定，對比文件1中只需要在移動(dòng)終端側掃碼執行動(dòng)作指令，移動(dòng)終端完全不需要與后臺服務(wù)器交互認證，從而能夠減少服務(wù)器端與移動(dòng)終端交互時(shí)間，最終獲得快速便捷的執行動(dòng)作指令的技術(shù)效果；而該申請為了增強條碼的跳轉能力從而擴寬條碼的應用場(chǎng)景和使用范圍，將與客戶(hù)端條碼數據對應的功能邏輯信息存儲于服務(wù)器，并將功能服務(wù)器端的功能邏輯信息返回給客戶(hù)端執行相應邏輯處理。因此，對比文件1中解決快速便捷的執行動(dòng)作指令的關(guān)鍵在于移動(dòng)終端與后臺服務(wù)器不需要交互，而該申請解決擴寬條碼的應用場(chǎng)景和使用范圍的關(guān)鍵在于將功能邏輯信息存儲于服務(wù)器，客戶(hù)端和服務(wù)器之間需要進(jìn)行相應的數據交互。

      由此可見(jiàn)，該申請與對比文件1在解決各自技術(shù)問(wèn)題時(shí)對于客戶(hù)端和服務(wù)器之間是否需要數據交互采取的是完全相悖的方式。如果本領(lǐng)域技術(shù)人員嘗試改變對比文件1在其中設置服務(wù)器處理數據并與移動(dòng)終端進(jìn)行數據交互，那么移動(dòng)終端必然要等待服務(wù)器的響應時(shí)間以及數據的網(wǎng)絡(luò )傳輸時(shí)間，這樣會(huì )延長(cháng)移動(dòng)終端的處理時(shí)間，從而無(wú)法解決對比文件1中移動(dòng)終端快速便捷執行動(dòng)作指令的技術(shù)問(wèn)題，也無(wú)法獲得快速便捷執行動(dòng)作指令的技術(shù)效果，那么，本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對需要增強二維碼跳轉能力的技術(shù)問(wèn)題時(shí)沒(méi)有動(dòng)機想到在對比文件1中設置服務(wù)器處理數據并與移動(dòng)終端進(jìn)行數據交互。因此，對比文件1中給出了僅在移動(dòng)終端處理數據并避免與后臺服務(wù)器交互的相反技術(shù)教導，雖然在技術(shù)上存在對比文件1的基礎上設置服務(wù)器處理數據并與移動(dòng)終端進(jìn)行數據交互的可能性，但是本領(lǐng)域技術(shù)人員在對比文件1的基礎上沒(méi)有動(dòng)機朝著(zhù)此方向進(jìn)行改進(jìn)，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員通常不會(huì )關(guān)注該對比文件，更不會(huì )考慮將其作為改進(jìn)起點(diǎn)以獲得本申請的技術(shù)方案。因此，對比文件1不適合作為該申請的最接近現有技術(shù)。

      從該案的審理過(guò)程來(lái)看，如果一件專(zhuān)利申請與某一現有技術(shù)相比，其中涉及的“非對應的內容”使得兩者所要解決的技術(shù)問(wèn)題不同，且出于解決各自技術(shù)問(wèn)題的需要采用不同、甚至相悖的技術(shù)構思，在本領(lǐng)域技術(shù)人員試圖按照該專(zhuān)利申請的技術(shù)方案改造該現有技術(shù)時(shí)，將會(huì )導致該現有技術(shù)無(wú)法解決其本身所要解決的技術(shù)問(wèn)題并獲得相應的技術(shù)效果，這樣的改造使得該現有技術(shù)完全背離其原來(lái)的技術(shù)實(shí)質(zhì)，那么就不存在啟示或動(dòng)機對該現有技術(shù)進(jìn)行這樣的改造，其無(wú)法作為該專(zhuān)利申請的改進(jìn)起點(diǎn)，該現有技術(shù)一般不適合作為最接近現有技術(shù)。選取合適的最接近現有技術(shù)是判斷創(chuàng )造性的起點(diǎn)，最接近的現有技術(shù)的選取需要在對該現有技術(shù)整體考量的基礎上進(jìn)行把握，并且不僅需要考慮該現有技術(shù)是否存在改進(jìn)的可能性，還需進(jìn)一步判斷是否存在對該現有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)的動(dòng)機，只有選擇合理可行的最接近現有技術(shù)作為發(fā)明的起點(diǎn)，才能客觀(guān)公正地進(jìn)行創(chuàng )造性的判斷。