各位親們，如果你的專(zhuān)利的技術(shù)方案已經(jīng)公開(kāi)，那么向國外申請時(shí)還需要請求“保密審查”嗎？這種請求，是不是“多此一舉”呢？來(lái)看看專(zhuān)家怎么說(shuō)。

向外國申請專(zhuān)利的保密審查是指什么？

        向外國申請專(zhuān)利的保密審查，是指對于在中國完成的發(fā)明創(chuàng )造，在向國外申請專(zhuān)利前，需要先經(jīng)過(guò)保密審查，確定為其為不涉及國家安全或者重大利益等需要保密的方案后，才可向國外申請專(zhuān)利。這個(gè)規定的目的在于防止一些需要保密的技術(shù)方案在違背國家意愿的情況下被公開(kāi)披露。

01，向外國申請專(zhuān)利的保密審查的立法意圖探討

      中國專(zhuān)利法第二十條第一款規定“任何單位或者個(gè)人將在中國完成的發(fā)明或者實(shí)用新型向外國申請專(zhuān)利的，應當事先報經(jīng)國務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)進(jìn)行保密審查。保密審查的程序、期限等按照國務(wù)院的規定執行?！睂?zhuān)利法第四條規定“申請專(zhuān)利的發(fā)明創(chuàng )造涉及國家安全或者重大利益需要保密的，按照國家有關(guān)規定辦理?！薄秾?zhuān)利法實(shí)施細則》第七條第二款規定：國務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)認為其受理的發(fā)明或者實(shí)用新型專(zhuān)利涉及國防利益以外的國家安全或者重大利益需要保密的，應當及時(shí)作出按照保密專(zhuān)利申請處理的決定，并通知申請人。保密專(zhuān)利申請的審查、復審以及保密專(zhuān)利權無(wú)效宣告的特殊程序，由國務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)規定?！?br>
     也就是說(shuō)，因為從理論上講，除了一些特殊情況之外（例如申請人在公開(kāi)前撤回），向任何國家提交的專(zhuān)利申請都是將被公開(kāi)的，如果申請人提交專(zhuān)利申請的受理單位是國家知識產(chǎn)權局，那么在國知局認為需要進(jìn)行保密的情況下，其可以作出按照保密專(zhuān)利申請處理的決定，從而使得該專(zhuān)利不被公開(kāi)；然而，如果申請人是向外國提出的專(zhuān)利申請，此時(shí)國知局將無(wú)從約束其公開(kāi)與否。而專(zhuān)利法第二十條的規定，正是為了防止因申請人向外國申請專(zhuān)利時(shí)，由于脫離了國知局的控制而將一些需要保密的技術(shù)方案予以公開(kāi)。

02，對于已經(jīng)被公開(kāi)的技術(shù)方案，是否還需要提出“保密審查”？

       那么將已被國知局公開(kāi)的技術(shù)方案向外國提交專(zhuān)利申請的情況，是否還屬于專(zhuān)利法第二十條第一款規定的需要提出保密審查請求的情況呢？
 
      如果根據上述的立法意圖推測的話(huà)，既然國知局已經(jīng)受理并且認為該專(zhuān)利申請所涉及的技術(shù)方案不需要保密而予以公開(kāi)，并且，對于已經(jīng)公開(kāi)的成為現有技術(shù)的方案來(lái)說(shuō)，也沒(méi)有了“保密”一說(shuō)，那么何以還需要提出保密審查請求呢？可能這是大多數人在了解了上述立法意圖之后的看法。
 
       然而，事實(shí)上相關(guān)行政部門(mén)的規定，卻是另一個(gè)情況。國知局保密審查處提供給公眾的解答，明確即使是已經(jīng)公開(kāi)的專(zhuān)利申請，在向國外申請專(zhuān)利前，仍需在程序上提出保密審查請求。這一點(diǎn)容易被忽略或誤解，需要申請人及涉外代理人留意。

03，如果已公開(kāi)的專(zhuān)利申請，在向外申請權前未經(jīng)保密審查，會(huì )有什么后果？

       按照2010年修改的《專(zhuān)利法實(shí)施細則》第六十五條的規定，違反專(zhuān)利法第二十條第一款的規定是請求宣告專(zhuān)利權無(wú)效的理由。也即是說(shuō)，如果違反了保密審查的規定，后果是很?chē)乐氐?，將面臨被無(wú)效的風(fēng)險。
 
      然而，對于已經(jīng)被國知局所公開(kāi)的專(zhuān)利申請，向外申請前未經(jīng)保密審查，是否屬于違反專(zhuān)利法第二十一條的情況，筆者認為仍然是值得商榷的。
 
      盡管?chē)直Ｃ軐彶樘幪峁┙o公眾的解答表明公開(kāi)的專(zhuān)利申請也需要在程序上提出保密審查，再向國外申請專(zhuān)利，然而，基于目前的專(zhuān)利法及專(zhuān)利法詳解，對這種情況而言并沒(méi)有明確的規定。并且，根據向外國申請專(zhuān)利的保密審查的立法意圖的探討，這個(gè)情況下的向外申請并不會(huì )產(chǎn)生將違背國家公開(kāi)意愿的技術(shù)方案公諸于眾的風(fēng)險，因為但凡專(zhuān)利局予以公開(kāi)的專(zhuān)利申請，均是經(jīng)國家機關(guān)審查予以公開(kāi)的。
 
      至于目前的實(shí)踐，并未出現實(shí)際的案例。專(zhuān)利復審委員會(huì )受理的無(wú)效宣告請求中，以違反二十條第一款作為理由的還非常少，尚未得知專(zhuān)利復審委員會(huì )的態(tài)度。而假設現實(shí)中真的發(fā)生了上述的假設情況，即申請人認為其技術(shù)方案已被國知局公開(kāi)而忽視了向外申請前的“保密”審查請求的話(huà)，這種情況是否還屬于違反專(zhuān)利法第二十條第一款的情況？是否會(huì )面臨被無(wú)效的結局？目前尚未有明確的答案。
 
      不過(guò)可以想象，作為無(wú)效請求人一方，則可以千方百計地利用第二十條第一款的字面表述，以及利用相關(guān)部門(mén)認為即使專(zhuān)利申請已被公開(kāi)但仍需要請求保密審查的非成文規定，來(lái)作為無(wú)效相關(guān)專(zhuān)利的理由。因此對于專(zhuān)利權人來(lái)說(shuō)，請求保密審查，才是排除這些風(fēng)險的最穩妥的做法。

04，申請港澳臺專(zhuān)利，是否還需要進(jìn)行保密審查？
      港澳臺地區與中國大陸屬于不同的法域，中國大陸適用的專(zhuān)利法并不在港澳臺地區適用。申請人需要在港澳臺獲得專(zhuān)利保護的話(huà)，仍需在當地進(jìn)行申請。而專(zhuān)利法第二十一條中的向外申請的保密審查規定，也包括申請港澳臺地區的專(zhuān)利，在這些地方申請專(zhuān)利時(shí)，也需要先履行保密審查義務(wù)。
 
       不過(guò)在對待港澳地區的不同專(zhuān)利類(lèi)別上，國知局保密審查處對不同類(lèi)別的專(zhuān)利有不同的傾向性意見(jiàn)。
 
       港澳地區的專(zhuān)利類(lèi)型包括兩類(lèi)，一類(lèi)是依賴(lài)中國大陸審查結果的登記型專(zhuān)利，例如香港標注專(zhuān)利、澳門(mén)延伸專(zhuān)利；另一類(lèi)是不依賴(lài)中國大陸審查結果的，例如香港短期專(zhuān)利、澳門(mén)新申請。對于前者，保密審查處的傾向性意見(jiàn)是可以不進(jìn)行保密審查；而對于后者，則明確需要進(jìn)行保密審查。

       不管如何，在目前司法實(shí)踐沒(méi)有明確的答案的情況下，對于申請人來(lái)說(shuō)最有保障的做法，是對這些容易被忽略或誤解的保密審查要求加以重視，對不管是公開(kāi)與否的、不管是申請國外或是港澳臺的任何一種專(zhuān)利類(lèi)型，都先予以保密審查，畢竟履行保密審查的成本很低，但是一旦違反，則代價(jià)重大。

       當然，我們也希望對于上述這些仍沒(méi)有明確成文規定的地帶，能盡快出臺相關(guān)的正式規定，以引導、提示和規范申請人和涉外代理人做好申報工作，避免造成不必要的損失。

作者簡(jiǎn)介：謝敏楠，中山大學(xué)理學(xué)學(xué)士、理學(xué)碩士。萬(wàn)慧達北翔集團廣州專(zhuān)利團隊負責人，廣東省知識產(chǎn)權局知識產(chǎn)權專(zhuān)家庫第一批入庫專(zhuān)家，全國第一批專(zhuān)利信息實(shí)務(wù)人才。