近年來(lái),隨著(zhù)國內創(chuàng )新主體專(zhuān)利意識的不斷增強,采用系列申請的方式進(jìn)行專(zhuān)利布局日益多見(jiàn),如何對存在關(guān)聯(lián)性或相似性的大量系列申請進(jìn)行高質(zhì)量、高效率的審查是專(zhuān)利授權和確權審查中亟待解決的問(wèn)題。本文以某公司提出的含有白芨或茯苓等中藥成分的面貼膜用乳液、面貼膜及其制備方法的系列發(fā)明申請的復審請求案件為例,探討系列專(zhuān)利申請的創(chuàng )造性審查相關(guān)問(wèn)題。
技術(shù)效果的確認對創(chuàng )造性評判的影響
近年來(lái),隨著(zhù)國內創(chuàng )新主體專(zhuān)利意識的不斷增強,采用系列申請的方式進(jìn)行專(zhuān)利布局日益多見(jiàn),如何對存在關(guān)聯(lián)性或相似性的大量系列申請進(jìn)行高質(zhì)量、高效率的審查是專(zhuān)利授權和確權審查中亟待解決的問(wèn)題。本文以某公司提出的含有白芨或茯苓等中藥成分的面貼膜用乳液、面貼膜及其制備方法的系列發(fā)明申請的復審請求案件(下稱(chēng)中藥面膜系列復審請求案)為例,探討系列專(zhuān)利申請的創(chuàng )造性審查相關(guān)問(wèn)題。
技術(shù)效果不可缺 得到確認方有效
創(chuàng )造性是發(fā)明專(zhuān)利申請獲得授權的必要條件之一,也是專(zhuān)利授權確權審查的重點(diǎn)和難點(diǎn)。為了盡可能客觀(guān)地進(jìn)行創(chuàng )造性的判斷,《專(zhuān)利審查指南》從判斷主體到判斷方法都作出了規定。發(fā)明是否具備創(chuàng )造性,應當基于本領(lǐng)域技術(shù)人員的知識和能力,按照通常所說(shuō)的“三步法”進(jìn)行評判?!叭椒ā钡牡诙绞谴_定發(fā)明與最接近現有技術(shù)的區別特征并由此確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題,該步驟可以被稱(chēng)為技術(shù)問(wèn)題的構建。為了構建技術(shù)問(wèn)題,考慮發(fā)明的技術(shù)效果則是該步驟的基礎。作為一個(gè)原則,發(fā)明的任何技術(shù)效果都可以作為重新確定技術(shù)問(wèn)題的基礎,只要本領(lǐng)域的技術(shù)人員從該申請說(shuō)明書(shū)中所記載的內容能夠得知該技術(shù)效果即可。因此,對發(fā)明產(chǎn)生的技術(shù)效果的認定就成為創(chuàng )造性評判中一個(gè)不可缺失的環(huán)節。發(fā)明產(chǎn)生的技術(shù)效果包括說(shuō)明書(shū)中聲稱(chēng)的技術(shù)效果以及本領(lǐng)域技術(shù)人員根據說(shuō)明書(shū)記載的內容和現有技術(shù)能夠得知的技術(shù)效果,但無(wú)論是上述技術(shù)效果中的哪一種,都需要審查員站位本領(lǐng)域技術(shù)人員確認發(fā)明確實(shí)能夠達到該效果,才可以作為確定發(fā)明實(shí)際解決技術(shù)問(wèn)題的基礎。
對于以化學(xué)醫藥為代表的實(shí)驗科學(xué)領(lǐng)域來(lái)說(shuō),發(fā)明技術(shù)效果的確認有其鮮明的特色和不同于其他學(xué)科領(lǐng)域的難度。在化學(xué)醫藥領(lǐng)域,發(fā)明能否實(shí)施及可達到何種技術(shù)效果往往難以直接預測和判斷,也即發(fā)明技術(shù)效果的可預知性較差。因此,即便是發(fā)明所聲稱(chēng)的技術(shù)效果,其實(shí)際是否能夠實(shí)現通常也需要依賴(lài)于定性或定量的實(shí)驗驗證進(jìn)行確認,或者由本領(lǐng)域技術(shù)人員結合現有技術(shù)狀況通過(guò)合乎邏輯的分析、推理進(jìn)行判斷和確認。
技術(shù)效果的確認首先是其可信度的確認,因為在創(chuàng )造性審查中,一個(gè)不可信的技術(shù)效果根本沒(méi)有考慮的必要和可能性。在說(shuō)明書(shū)記載了實(shí)驗數據以證明發(fā)明達到的技術(shù)效果的情況下,特別是據此聲稱(chēng)發(fā)明取得了預料不到的技術(shù)效果時(shí),技術(shù)效果的確認則更加重要。對于實(shí)驗數據和結論,需要考慮實(shí)驗對象、實(shí)驗條件和實(shí)驗數據本身等多種因素,以便確認其所意圖證明的技術(shù)效果。如果說(shuō)明書(shū)中記載的實(shí)驗數據存在明顯瑕疵,例如前后矛盾、實(shí)驗效果不符合常理等,即申請文件記載的實(shí)驗數據本身存在缺陷,則依據所述實(shí)驗數據所聲稱(chēng)的技術(shù)效果不能被采信,由此也不能作為認可發(fā)明具備創(chuàng )造性的理由和依據。此時(shí)需要本領(lǐng)域技術(shù)人員根據其知識和能力進(jìn)行合理分析和確認發(fā)明實(shí)際達到的一般性技術(shù)效果,并基于此進(jìn)行創(chuàng )造性評判。
實(shí)驗數據要真實(shí) 明顯存疑不采信
在中藥面膜系列復審請求案中,涉案的系列申請要求保護含有中藥成分的面貼膜用乳液,例如,在申請號為CN201310113848.0的發(fā)明專(zhuān)利申請中,要求保護一種白芨營(yíng)養面貼膜用乳液,在申請號為CN201310151665.8發(fā)明專(zhuān)利申請中,要求保護一種茯苓面貼膜用乳液,該系列案件的權利要求的構成大體相同,即包括白芨、茯苓等中藥活性成分,復合防腐劑以及其他保濕劑、增稠劑、營(yíng)養劑和水等輔料,權利要求中還具體限定了各個(gè)組分的具體成分和用量。該系列申請的說(shuō)明書(shū)中均記載了制備例和測試例以及實(shí)驗數據,以便證明其發(fā)明的技術(shù)效果。
該系列申請要求保護的面貼膜乳液的技術(shù)方案與最接近的現有技術(shù)相比,區別特征之一在于涉案申請采用了某種復合防腐劑,該種復合防腐劑的組成成分為現有技術(shù)中已有的防腐劑。復審請求人在復審程序中強調,現有技術(shù)未公開(kāi)其復合防腐劑,從現有技術(shù)公開(kāi)的大量防腐劑中選擇具體的防腐劑復合使用需要大量的實(shí)驗研究與分析,并且在實(shí)驗驗證之前,本領(lǐng)域技術(shù)人員無(wú)法預期其技術(shù)效果,而專(zhuān)利申請的說(shuō)明書(shū)實(shí)施例證明了該種復合防腐劑產(chǎn)生了協(xié)同增效的作用,取得了防腐性能的大幅提高,即取得了預料不到的技術(shù)效果,并以此認為其發(fā)明具備創(chuàng )造性。
基于上述案情,對于該系列案件創(chuàng )造性的審查和判斷,焦點(diǎn)便落在了權利要求中復合防腐劑所能達到的技術(shù)效果的確認和認定上。一方面,需要確認其確實(shí)達到了說(shuō)明書(shū)聲稱(chēng)的技術(shù)效果,另一方面,在技術(shù)效果得以確認的基礎上判斷其是否屬于預料不到的技術(shù)效果。其中,技術(shù)效果的確認是前提和基礎,如果不能確認或者確認發(fā)明不能達到其所聲稱(chēng)的技術(shù)效果,則其是否預料不到便沒(méi)有討論的必要。
在申請號為CN201310151665.8發(fā)明專(zhuān)利申請的審查中,合議組首先分析了構成復合防腐劑的各個(gè)成分屬于現有技術(shù),在本技術(shù)領(lǐng)域公知常識的教導下,本領(lǐng)域技術(shù)人員有能力通過(guò)簡(jiǎn)單的對比試驗選擇防腐劑成分并確定其用量,并能夠預期其可獲得協(xié)同增效、降低用量等一般性效果。同時(shí),合議組考察了與該申請相關(guān)的系列申請后發(fā)現,該申請說(shuō)明書(shū)具體實(shí)施方式部分檢測了實(shí)施例1-8的微生物水平,實(shí)驗結果顯示6個(gè)月內實(shí)施例1-3微生物均達標,實(shí)施例4、5、7第6個(gè)月微生物超標,實(shí)施例6第5個(gè)月起微生物超標,實(shí)施例8第3個(gè)月起微生物超標。除該申請之外,復審請求人在2013年4月3日和26日還申請了另外8件名稱(chēng)為“一種……面貼膜用乳液、面貼膜及其制備方法”的發(fā)明專(zhuān)利。上述申請的實(shí)施例與該申請除了活性成分不同之外,輔料以及用量也不完全相同,但是均得出與該申請完全相同的實(shí)驗結果。此外,復審請求人于同年5月23日至6月18日還提交了27件名稱(chēng)為“剝離型……面膜及其制備方法”的發(fā)明專(zhuān)利申請,同樣地,除了活性成分不同之外,輔料以及用量也不完全相同,然而這27件申請的實(shí)驗結果也完全相同。
縱觀(guān)上述專(zhuān)利的申請過(guò)程以及說(shuō)明書(shū)整體記載的內容,所述情況不符合實(shí)驗科學(xué)的一般性規律,在活性成分、輔料及用量均不相同的情況下得到相同的實(shí)驗結果,這種情況是極為罕見(jiàn)的,由此導致該申請說(shuō)明書(shū)所提供的實(shí)驗數據的真實(shí)可信度降低,其所證明的技術(shù)效果不能被采信。因此,該申請的復合防腐劑所能達到的技術(shù)效果應確定為本領(lǐng)域技術(shù)人員根據現有技術(shù)可預期的一般性效果。合議組在上述分析的基礎上,得出了該申請要求保護的技術(shù)方案不具備創(chuàng )造性的結論。
上述案件的創(chuàng )造性評判思路和方式既準確運用了“三步法”,又符合化學(xué)醫藥領(lǐng)域以及系列申請案件的特點(diǎn)。由于該系列申請的案情相似,因此,對于該系列申請中的其他案件亦可采用上述案件所體現的創(chuàng )造性評判思路,對于明顯存疑的實(shí)驗數據和結論,應謹慎地提出質(zhì)疑或不予采信,以便在依法審查的理念下,高質(zhì)量、高效率地進(jìn)行此類(lèi)系列案件的審查。
系列申請不僅案件數量大,而且情況紛繁復雜,需要專(zhuān)利授權確權程序中的審查員乃至訴訟程序中的法官,秉持以事實(shí)為依據、以法律為準繩的原則,以有效、客觀(guān)的證據為基石,以嚴謹、透徹的分析為手段,全面考慮,多方求證,以便去偽存真,明辨真假,既要對有價(jià)值的創(chuàng )新成果給予嚴格保護,又要剔除虛假編造、有損社會(huì )誠信的低質(zhì)量申請,真正實(shí)現專(zhuān)利制度保護專(zhuān)利權人合法權益、鼓勵發(fā)明創(chuàng )造的初心和應有之義。