專(zhuān)利法第五條第一款規定，對違反法律、社會(huì )公德或者妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng )造，不授予專(zhuān)利權。

      由于下達第五條第一款審查意見(jiàn)的專(zhuān)利申請文件較少，公開(kāi)的網(wǎng)站上很少見(jiàn)到對第五條第一款相關(guān)答復的討論，目前也沒(méi)有公認的較好的答復方案。此文以筆者根據以往的答復經(jīng)驗總結的一些答復建議，希望能夠對需要答復五條一款的發(fā)明人或專(zhuān)利代理從業(yè)人員以參考。

      通常在五條一款的審查意見(jiàn)中，審查員會(huì )闡述申請文件不符合專(zhuān)利法第五條第一款的原因，原因一般有三，一是違反法律，二是違反社會(huì )公德，三是妨害公共利益。

       首先，需要確定本申請文件是因為其中哪個(gè)或哪幾個(gè)原因導致的，不符合專(zhuān)利法五條一款的規定。然后，盡量修改申請文件的權利要求書(shū)，以使其避免落入專(zhuān)利法五條一款規定的不授予專(zhuān)利權的范圍。需要注意的是，對權利要求的修改要符合專(zhuān)利法第三十三條的規定。

      在權利要求修改完成后，可以首先闡述，修改后的權利要求不屬于以上三個(gè)原因中任何一個(gè)的理由，即闡述修改后的權利要求1記載的技術(shù)方案本身，既不違反法律、又不違反社會(huì )公德、并且不妨害公共利益的理由。在理由闡述過(guò)程中，尤其可以注意，對審查意見(jiàn)中出現的“必然”一詞進(jìn)行反駁。例如，審查意見(jiàn)中可能會(huì )出現“本申請實(shí)施必然會(huì )對......造成危害，用戶(hù)的公共利益必然會(huì )受到損害”之類(lèi)的措辭，一旦出現“必然”一詞，此處就很可能存在可以反駁的關(guān)鍵點(diǎn)，發(fā)明人可以根據實(shí)際的技術(shù)方案靈活應對。

      其次，在答復過(guò)程中，參考審查指南的規定進(jìn)行答復，會(huì )是一個(gè)有力的爭辯點(diǎn)。

     《專(zhuān)利審查指南》第二部分第一章第3.1.3節中明確規定了“如果發(fā)明創(chuàng )造因濫用而可能造成妨害公共利益的，或者發(fā)明創(chuàng )造在產(chǎn)生積極效果的同時(shí)存在某種缺點(diǎn)的，不能以“妨害公共利益”為理由拒絕授予專(zhuān)利權?！?br>
      關(guān)于此條規定可以以槍支為例進(jìn)行說(shuō)明，如果由某些個(gè)人或組織機構出于非法目的濫用槍支，顯然必然會(huì )造成妨害公共利益的結果，但是槍支本身仍舊是可以尋求專(zhuān)利保護的，并且槍支生產(chǎn)已經(jīng)在商業(yè)上進(jìn)行了實(shí)施。因此，在對五條一款進(jìn)行答復時(shí)，可以類(lèi)比槍支的概念，提出如果有個(gè)人或組織機構，出于非法目的濫用本申請提供的方法或裝置，的確可能造成妨害公共利益的結果。但是在這種情況下，違反法律和社會(huì )公德、妨害公共利益的，是濫用本申請方案的個(gè)人或組織機構，而不是本專(zhuān)利申請本身。審查員將“必然會(huì )對正常秩序和安全造成危害”的主體推定為本申請的技術(shù)方案是不合理的。同時(shí)盡可能闡述本申請技術(shù)方案帶來(lái)的產(chǎn)生積極效果，從而令審查員不能以“妨害公共利益”為理由拒絕授予專(zhuān)利權。

       以上為筆者對專(zhuān)利法第五條第一款答復的理解和建議，其中或有理解不當之處，還請斧正交流。