在我國專(zhuān)利法中，“優(yōu)先權”是指申請人提出的在后申請與其他人在其首次申請的申請日之后、在后申請的申請日之前就同一主題所提出的申請相比，享有優(yōu)先的地位，這也是“優(yōu)先權”一詞的由來(lái)。我國專(zhuān)利法第二十九條對此進(jìn)行了明確規定。

      從專(zhuān)利法的規定可知，在后申請與在先申請是否為“相同主題”是優(yōu)先權成立的實(shí)質(zhì)條件。對于“相同主題”的判斷，《專(zhuān)利審查指南》（下稱(chēng)《指南》）在第二部分第三章第4.1.2節中規定：“專(zhuān)利法第二十九條所述的相同主題的發(fā)明或者實(shí)用新型，是指技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)方案和預期的效果相同的發(fā)明或者實(shí)用新型。但應注意這里所謂的相同，并不意味在文字記載或者敘述方式上完全一致?！?br>
      上述規定比較抽象，不能全部包括“相同主題”實(shí)際判斷中存在的所有問(wèn)題。實(shí)踐中比較常見(jiàn)的情況是，在先申請是具體的下位概念，在后申請是概括的上位的功能性概念，此時(shí)判斷兩者是否屬于“相同主題”的發(fā)明創(chuàng )造往往比較困難。筆者結合審查實(shí)踐，就這個(gè)問(wèn)題談?wù)勛约旱挠^(guān)點(diǎn)。

第一種情況

      在先申請文件僅記載了一個(gè)具體的實(shí)施例，在后申請要求保護概括的上位的功能性限定的技術(shù)方案。

     因為都涉及同一性判斷，因此在實(shí)踐過(guò)程中，優(yōu)先權的“相同主題”判斷往往參考新穎性標準要求的“相同技術(shù)方案”的判斷標準進(jìn)行。

     但是，根據《指南》的相關(guān)規定，相同主題要求技術(shù)領(lǐng)域、所要解決的技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)方案和預期的技術(shù)效果相同；而在新穎性判斷中，則要求技術(shù)領(lǐng)域、所要解決的技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)方案和預期的技術(shù)效果“實(shí)質(zhì)上相同”。由此，在新穎性的具體判斷中，上下位概念、慣用手段直接置換、數值范圍的疊加等都符合“實(shí)質(zhì)上相同”的判斷標準?？梢?jiàn)，優(yōu)先權“相同主題”判斷中對于“相同”的要求要高于新穎性判斷中“實(shí)質(zhì)上相同”的要求。所述“相同”僅是不要求文字記載或敘述方式上完全一致。

     根據《指南》規定，在后申請中各項權利要求所述的技術(shù)方案應清楚地記載在在先申請的文件中。并且，《指南》在列舉的案例中強調，針對在后申請的技術(shù)方案能否從在先申請中直接且毫無(wú)疑義地得出，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員應作出明確判斷。

      筆者認為，相同主題的判斷方法是，將在后申請的權利要求的技術(shù)方案按照修改超范圍的標準而非新穎性的標準與在先申請文件（即說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)，不包括說(shuō)明書(shū)摘要）的內容進(jìn)行比較。而這種判斷方法也正符合目前國際上比較通用的擬制理論的判斷思路。即在優(yōu)先權期限內提出的相同主題的專(zhuān)利申請被看作是在首次申請的申請日所提出的，也就是說(shuō)，將享受優(yōu)先權的內容在時(shí)間上虛擬前提至在先申請的申請日。因此，在后申請想要享受在先申請的優(yōu)先權，所謂的“相同主題”是指在后申請所要保護的技術(shù)方案必須是申請人在該在先申請的申請日（即在后申請所想要享有的優(yōu)先權日）提交該在先申請時(shí)已經(jīng)記載在該在先申請的申請文件中的，任何超出在先申請文件記載范圍的內容都不屬于在該在先申請提出申請時(shí)做出的，這些內容是不應該享有在先申請的申請日的，否則就是對公眾的不公平。

      在明確了以修改超范圍的判斷方法來(lái)判斷“相同主題”后，判斷這種概括方式是否屬于相同主題只需要考慮，在后申請使用的上位的功能性限定，其覆蓋的范圍即能夠實(shí)現這種功能的所有方式，是否包括了在先申請具體實(shí)施例中沒(méi)有記載的方式，如果是，則優(yōu)先權不成立。

第二種情況

       在先申請說(shuō)明書(shū)中記載了多個(gè)具體實(shí)施例，但在先申請文件中均沒(méi)有對上述實(shí)施例進(jìn)行概括、上位的功能性限定的表述，而在后申請要求保護該功能性限定的技術(shù)方案。

       按照前面第一種情況的觀(guān)點(diǎn)，以修改超范圍的標準來(lái)判斷的話(huà)，如果在后申請的功能性概括是無(wú)法從在先申請記載的多個(gè)實(shí)施例中直接地毫無(wú)疑義地得到，包含了在先申請中沒(méi)有窮舉的其他實(shí)現方式。同時(shí)，也不應認為在后申請與在先申請屬于相同的主題。上述判斷的結果正好與歐洲專(zhuān)利局第4版案例法中對優(yōu)先權具體情況的規定中T1052/93號決定 “在后申請使用功能性特征引起了擴展因而不能享有優(yōu)先權”的判定不謀而合，從而也印證了筆者對該問(wèn)題解讀的合理性。

       上述僅僅是針對兩種具體情形的優(yōu)先權“相同主題”的判斷的討論。實(shí)際工作中，在后申請在在先申請記載的基礎上進(jìn)行技術(shù)特征的刪減、增加、改變、二次概括、從大的數值范圍中選擇小的數值范圍等各種情形層出不窮，也為優(yōu)先權實(shí)質(zhì)判斷工作帶來(lái)了困擾。

       筆者認為，在明確了以修改超范圍的判斷方法和先申請制為原則的擬制理論的含義后，堅持以下幾個(gè)原則具有較強操作性：首先，在核實(shí)優(yōu)先權是否成立時(shí)，應當明確享有優(yōu)先權的最小單位是在后申請權利要求中記載的技術(shù)方案，而不是其中的某個(gè)具體技術(shù)特征，這就要求將技術(shù)方案整體進(jìn)行比對。其次，明確比較對象是在后申請權利要求書(shū)的技術(shù)方案，和在先申請的文件（即在先申請的說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)，不包括說(shuō)明書(shū)摘要），在后申請說(shuō)明書(shū)中記載的內容不影響優(yōu)先權的判斷。最后，比對的方式是將在后申請中各項權利要求的技術(shù)方案與作為優(yōu)先權基礎的在先申請文件（即其說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)）進(jìn)行比較。只有當在后申請要求保護的技術(shù)方案不超出在先申請文件的記載范圍時(shí)，才能認為兩者屬于“相同主題”，在后申請才可以享有在先申請的優(yōu)先權。