前言

      公開(kāi)充分問(wèn)題和創(chuàng )造性問(wèn)題都可能涉及公知常識。如果在上述兩個(gè)法律問(wèn)題上對于同一個(gè)技術(shù)特征是否是公知常識存在截然相反的結論，那么這樣的判斷矛盾嗎？近期，一件專(zhuān)利確權糾紛中二審法院關(guān)于同一個(gè)技術(shù)特征不能既在公開(kāi)充分問(wèn)題上是公知常識、又在創(chuàng )造性問(wèn)題上不是公知常識的評述引起了筆者的思考。筆者試圖結合該案例對公開(kāi)充分問(wèn)題和創(chuàng )造性問(wèn)題中的公知常識的含義及其影響進(jìn)行分析。

一、案情簡(jiǎn)介

      名稱(chēng)為“一種基于微控制器的時(shí)鐘產(chǎn)生電路”的實(shí)用新型專(zhuān)利ZL200620046587.0在獨立權利要求1中記載有技術(shù)特征“用于控制外部時(shí)鐘工作模式的工作模式控制電路”。專(zhuān)利復審委員會(huì )在第18916號無(wú)效審查決定中，針對說(shuō)明書(shū)是否公開(kāi)充分這一法律問(wèn)題，對于上述技術(shù)特征認為工作模式控制電路的具體結構是本領(lǐng)域技術(shù)人員根據其掌握的技術(shù)能夠知曉的內容，不需要在說(shuō)明書(shū)中進(jìn)行詳細描述，同時(shí)針對創(chuàng )造性這一法律問(wèn)題，認為作為獨立權利要求1與最接近現有技術(shù)之間的區別技術(shù)特征的上述技術(shù)特征既沒(méi)有被對比文件公開(kāi)和教導，也沒(méi)有證據證明其屬于本領(lǐng)域公知常識，且該技術(shù)特征還能帶來(lái)有益的技術(shù)效果，故權利要求1具有創(chuàng )造性。在所有無(wú)效理由均不成立的情況下，專(zhuān)利復審委員會(huì )維持實(shí)用新型專(zhuān)利權全部有效。無(wú)效請求人不服，提起行政訴訟，請求撤銷(xiāo)第18916號無(wú)效審查決定。

      北京市第一中級人民法院經(jīng)過(guò)審理，維持了該無(wú)效審查決定。無(wú)效請求人不服，向北京市高級人民法院提起上訴。北京市高級人民法院認為，縱觀(guān)專(zhuān)利復審委員會(huì )的評價(jià)思路，一方面認為“用于控制外部時(shí)鐘工作模式的工作模式控制電路”是本領(lǐng)域的公知常識，不需要在說(shuō)明書(shū)中進(jìn)行詳細描述，另一方面又認為上述區別技術(shù)特征使本專(zhuān)利具備了創(chuàng )造性，其對公開(kāi)充分與創(chuàng )造性的認定存在邏輯矛盾，顯屬不當，判決撤銷(xiāo)原審判決，撤銷(xiāo)第18916號無(wú)效決定，并要求專(zhuān)利復審委員會(huì )重新做出審查決定。專(zhuān)利復審委員會(huì )于2017年9月27日重新做出無(wú)效決定，認為本領(lǐng)域技術(shù)人員可以根據實(shí)際需要設置一個(gè)工作模式控制電路來(lái)解決重新確定的技術(shù)問(wèn)題，這屬于本領(lǐng)域的公知常識，從而宣告權利要求1沒(méi)有創(chuàng )造性，由于其它權利要求均沒(méi)有創(chuàng )造性，故基于專(zhuān)利法第22條3款宣告實(shí)用新型專(zhuān)利權全部無(wú)效。

二、案情分析

      在以上案例中，二審法院認為，專(zhuān)利復審委員會(huì )針對同一技術(shù)特征，在評述公開(kāi)充分問(wèn)題時(shí)認為其是公知常識，不需要在說(shuō)明書(shū)中詳細描述，而在評述創(chuàng )造性問(wèn)題時(shí)又認為其不是公知常識，故能給權利要求帶來(lái)創(chuàng )造性，這兩種截然相反的判斷存在邏輯矛盾。

      專(zhuān)利復審委員會(huì )在第18916號無(wú)效決定中的評述是否真的如二審法院認為那樣存在邏輯矛盾呢？

      我們清楚地知道，由于語(yǔ)言表達的多樣性和復雜性，脫離語(yǔ)境來(lái)孤立地理解一個(gè)詞乃至一句話(huà)都可能出現偏差。我們還清楚地知道，由于相關(guān)領(lǐng)域人員多年來(lái)在語(yǔ)言的使用過(guò)程中形成了統一的表達方式，使得一些語(yǔ)言表達方式得以固定而形成用語(yǔ)習慣。即便采用不夠完整或者不夠嚴謹的表述，相關(guān)領(lǐng)域人員根據該表述出現的語(yǔ)境，完全能夠基于用語(yǔ)習慣容易地理解該表述實(shí)際表達的意思，從而理解其含義。

      在評判是否公開(kāi)充分的情況下，當提及一個(gè)技術(shù)特征是公知常識時(shí)，表達的意思是，該技術(shù)特征本身，更具體而言該技術(shù)特征的實(shí)現方式，是公知常識，本領(lǐng)域技術(shù)人員完全能夠基于他們的普通技術(shù)知識來(lái)實(shí)現該技術(shù)特征。具體到上述案例，專(zhuān)利復審委員會(huì )在評述說(shuō)明書(shū)是否公開(kāi)充分時(shí)，認為工作模式控制電路的具體結構是本領(lǐng)域中的公知常識。言下之意是，工作模式控制電路本身，更具體而言工作模式控制電路的實(shí)現方式，是公知常識。

      而在評判創(chuàng )造性的情況下，當提及一個(gè)技術(shù)特征是公知常識時(shí)，表達的意思是，該技術(shù)特征對于解決重新確定的技術(shù)問(wèn)題而言是公知常識。具體到上述案例，專(zhuān)利復審委員會(huì )首先確定了權利要求1與最接近現有技術(shù)之間的區別技術(shù)特征是“用于控制外部時(shí)鐘工作模式的工作模式控制電路”，然后基于該區別技術(shù)特征，重新確定了權利要求1實(shí)際要解決的技術(shù)問(wèn)題是“如何對外部時(shí)鐘控制模式進(jìn)行連接控制”，接著(zhù)提到了目前沒(méi)有證據證明該區別技術(shù)特征屬于本領(lǐng)域公知常識。言下之意是，工作模式控制電路對于重新確定的“如何對外部時(shí)鐘控制模式進(jìn)行連接控制”這一技術(shù)問(wèn)題而言不是公知常識。

      由上述分析可知，只截取無(wú)效決定中的部分文字，專(zhuān)利復審委員會(huì )針對同一技術(shù)特征確實(shí)同時(shí)給出了是公知常識和不是公知常識的判斷。但是，結合語(yǔ)境和相關(guān)領(lǐng)域人員的用語(yǔ)習慣，很容易理解專(zhuān)利復審委員會(huì )實(shí)際表達了兩個(gè)意思：一，該技術(shù)特征的實(shí)現方式是公知常識；二，該技術(shù)特征對于解決特定技術(shù)問(wèn)題而言不是公知常識。顯然，這兩者并不存在矛盾之處。相反，筆者認為，無(wú)論二審法院判決的結論是否正確，二審法院判決基于的理由存在如下不夠合理之處：（1）對于創(chuàng )造性問(wèn)題，二審法院在沒(méi)有針對最接近現有技術(shù)重新確定發(fā)明實(shí)際要解決的技術(shù)問(wèn)題的情況下就直接提到某技術(shù)特征是公知常識，（2）僅僅通過(guò)字面含義而不考慮語(yǔ)境就對文字表述進(jìn)行了理解。

三、公知常識的運用

      在上述案例中，公開(kāi)充分問(wèn)題和創(chuàng )造性問(wèn)題都涉及到了公知常識，筆者試圖總結公知常識在這兩個(gè)法律問(wèn)題的評判過(guò)程中產(chǎn)生的影響。

1、針對公開(kāi)充分問(wèn)題

      判斷說(shuō)明書(shū)是否公開(kāi)充分的關(guān)鍵是：判斷權利要求在說(shuō)明書(shū)中對應的技術(shù)內容是否能夠被本領(lǐng)域技術(shù)人員實(shí)現，從而解決說(shuō)明書(shū)中記載的技術(shù)問(wèn)題并達到預期的技術(shù)效果。換句話(huà)說(shuō)，本領(lǐng)域技術(shù)人員需要知道如何實(shí)現解決技術(shù)問(wèn)題所涉及的手段。由于這些手段通常作為技術(shù)特征被限定在權利要求中，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員在實(shí)現解決技術(shù)問(wèn)題所涉及的手段的過(guò)程中，必然需要知道如何實(shí)現權利要求中的每個(gè)技術(shù)特征。

      當一個(gè)技術(shù)特征至少滿(mǎn)足如下兩個(gè)條件之一時(shí)，該技術(shù)特征不會(huì )導致公開(kāi)不充分的問(wèn)題：

   （1）實(shí)現該技術(shù)特征的方式在說(shuō)明書(shū)中有描述或指引，并且本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀該描述之后或根據該指引能夠實(shí)現該技術(shù)特征；
   （2）該技術(shù)特征是公知常識。

     可見(jiàn)，如果一個(gè)技術(shù)特征屬于公知常識，那么它不會(huì )對公開(kāi)充分問(wèn)題造成不利影響。即，公知常識不會(huì )導致公開(kāi)不充分的問(wèn)題。

2、針對創(chuàng )造性問(wèn)題

       通常采用三步法對創(chuàng )造性進(jìn)行判斷，其中公知常識僅在第三步技術(shù)啟示的判斷過(guò)程中有所涉及。具體而言，如果區別技術(shù)特征為公知常識，例如，本領(lǐng)域中解決重新確定的技術(shù)問(wèn)題的慣用手段，或教科書(shū)或者工具書(shū)等中披露的解決重新確定的技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)手段，則通常認為現有技術(shù)中存在技術(shù)啟示。

       根據舉例內容可知，當一個(gè)技術(shù)特征作為公知常識而導致現有技術(shù)存在技術(shù)啟示時(shí)，除了該技術(shù)特征本身是公知常識之外，還要求該技術(shù)特征用于解決重新確定的技術(shù)問(wèn)題是公知常識。這說(shuō)明不能僅僅因為一個(gè)技術(shù)特征本身是本領(lǐng)域公知常識，就直接判斷存在技術(shù)啟示，還需要考慮對于解決重新確定的技術(shù)問(wèn)題而言是否是公知的，甚至還需要考慮是否能與最接近現有技術(shù)相結合來(lái)得到本發(fā)明。換句話(huà)說(shuō)，作為公知常識的技術(shù)特征只有在同時(shí)滿(mǎn)足以下三個(gè)條件時(shí)，才能認為現有技術(shù)存在技術(shù)啟示，進(jìn)而該技術(shù)特征不會(huì )給要求保護的技術(shù)方案帶來(lái)創(chuàng )造性：

      （1）該技術(shù)特征是本領(lǐng)域技術(shù)人員公知的；
     （2）該技術(shù)特征用于解決重新確定的技術(shù)問(wèn)題是本領(lǐng)域技術(shù)人員公知的；
     （3）該技術(shù)特征與權利要求中的其它技術(shù)特征相結合沒(méi)有難度。

      可見(jiàn)，作為公知常識的技術(shù)特征不會(huì )必然導致技術(shù)方案沒(méi)有創(chuàng )造性，還需要考慮該技術(shù)特征與重新確定的技術(shù)問(wèn)題之間的關(guān)系以及與其它技術(shù)特征的結合難易程度。

四、總結

      本文通過(guò)一個(gè)案例分析了一個(gè)技術(shù)特征既可以在評判公開(kāi)充分問(wèn)題時(shí)被認為是公知常識，又可以在評判創(chuàng )造性問(wèn)題時(shí)被認為不是公知常識，前者意欲表達該技術(shù)特征本身是公知常識，后者意欲表達該技術(shù)特征對于重新確定的技術(shù)問(wèn)題而言不是公知常識，兩者并不由于是否是公知常識的表述而存在邏輯矛盾。此外，本文還總結了公知常識在充分公開(kāi)和創(chuàng )造性評判過(guò)程中產(chǎn)生的影響。